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Geschäftsführererfindungen –
Vergütungspflicht nach § 612 Abs. 2 BGB
BGH
Az: X ZR 181/03
Urteil vom 26.09.2006
Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom
25. Juli 2006 für Recht erkannt:
Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des
Oberlandesgerichts München vom 13. November 2003 aufgehoben.
Der Rechtsstreit wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über
die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Der Kläger begehrt von der Beklagten die Zahlung von Vergütung für eine auf
diese übertragene Erfindung. Die Beklagte befasst sich mit der Herstellung und
dem Vertrieb von Vorrichtungen, die für die Ausstattung von Flugzeugen verwendet
werden. Der Kläger war von 1989 bis 1994 Geschäftsführer der Beklagten.
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 391 175
(nachfolgend: Patent), das am 23. März 1990 angemeldet und dessen Erteilung am
8. Juni 1994 bekannt gemacht worden ist. Als Erfinder ist allein der Kläger
benannt.
Das Patent betrifft eine Rollenantriebseinheit, die zur Beladung von Flugzeugen
verwendet wird. Wegen des Wortlauts der Patentansprüche wird auf die
Patentschrift Bezug genommen. Die Beklagte hat von 1993 bis 1998
Rollenantriebseinheiten hergestellt, die mit dem im Patentanspruch 1
beschriebenen Schleppkeil ausgestattet sind. Rollenantriebseinheiten, die eine
in den Unteransprüchen 2, 4 bis 7, 9 und 10 des Patents beschriebene
"Federlösung" aufweisen, hat die Beklagte zu keinem Zeitpunkt gebaut.
In einer in Englisch abgefassten Vereinbarung ("Assignment", Anl. K 13) vom 28.
März 1990 übertrug der Kläger der Beklagten alle Rechte an bestimmten - im
Einzelnen nicht näher beschriebenen - Erfindungen und Verbesserungen an einer -
ebenfalls nicht näher beschriebenen - Rollenantriebseinheit.
Zur Begründung seiner Vergütungsansprüche hat der Kläger ausgeführt, er sei
Alleinerfinder der im Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten
Schleppkeillösung. Dem hat die Beklagte entgegengehalten, dass die
Unteransprüche 2, 4 bis 7, 9 und 10 des Patents, die eine Federlösung
beschreiben, von einem ihrer früheren Mitarbeiter, dem Zeugen J. , stammten, so
dass der Kläger allenfalls Miterfinder sein könne.
Das Landgericht hat die vom Kläger erhobene Stufenklage abgewiesen. Das
Berufungsgericht hat dem auf Auskunft gerichteten Antrag stattgegeben und die
Klage im Übrigen abgewiesen. Die gegen die Abweisung gerichtete Revision des
Klägers hatte Erfolg und führte zur Aufhebung des ersten Berufungsurteils
insoweit, als es die Klagen auf Feststellung und auf Zahlung einer Vergütung
abgewiesen hat. Der Senat hat den Rechtsstreit insoweit an das Berufungsgericht
zurückverwiesen. Das Berufungsgericht hat daraufhin entsprechend den zuletzt vom
Kläger gestellten Anträgen entschieden. Es hat die Beklagte zur Zahlung einer
Vergütung von 641.247,45 EUR zuzüglich Zinsen verurteilt. Ferner hat es die
Verpflichtung der Beklagten festgestellt, an den Kläger als Vergütung 3 % der
Umsatzerlöse zu bezahlen, welche die Beklagte nach dem 30. November 1998 erzielt
hat und noch erzielen wird mit Rollenantriebseinheiten der Typen 2944 und 2955
mit Schleppkeil, bei deren Herstellung das Patent benutzt wird.
Gegen diese Verurteilung wendet sich die Beklagte mit ihrer vom Senat
zugelassenen Revision. Der Kläger tritt der Revision entgegen.
Entscheidungsgründe:
Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des
Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.
I. Das Berufungsgericht nimmt an, nach dem Senatsurteil vom 17. Oktober 2000
stehe fest, dass der Kläger gemäß § 612 Abs. 2 BGB von der Beklagten eine
Vergütung verlangen könne. Bezüglich der Schleppkeillösung sieht es den Kläger
"im Hinblick auf die Frage der Vergütung" als Alleinerfinder an. Im weiteren
Verlauf seiner Überlegungen folgt das Berufungsgericht den Ausführungen des
gerichtlichen Sachverständigen und spricht dem Kläger eine Vergütung in Höhe von
3 % der Nettoumsätze zu, welche die Beklagte mit Rollenantriebseinheiten der
Typen 2944 und 2955 mit Schleppkeil erzielt hat. Der Zeuge J. habe zu der
Schleppkeillösung des Klägers keinen schöpferischen Beitrag geleistet. Aus dem
Umstand, dass der Kläger zum Zeitpunkt der Erfindung Geschäftsführer bei der
Beklagten war, folgt nach Auffassung des Berufungsgerichts keine Reduzierung der
von dem gerichtlichen Sachverständigen ermittelten Vergütung. Im Übrigen habe
der gerichtliche Sachverständige die Geschäftsführerstellung des Klägers
berücksichtigt, indem er letztlich eine betriebsbezogene Überprüfung der
Vergütung vorgenommen habe.
II. Diese Ausführungen halten revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht in vollem
Umfang stand.
1. Allerdings greifen die Verfahrensrügen der Revision nicht durch. Das
Berufungsgericht hat im erforderlichen Umfang eine ergänzende Stellungnahme des
gerichtlichen Sachverständigen zu dem von der Beklagten vorgelegten
Privatgutachten eingeholt und war nicht gehalten, den anwesenden Privatgutachter
entsprechend dem Antrag der Beklagten anzuhören. Eine Vernehmung des
Privatgutachters als sachverständiger Zeuge kam nicht in Betracht, weil die
Beklagte nicht dargelegt hatte, welche entscheidungserheblichen tatsächlichen
Umstände der Privatgutachter aufgrund seiner Sachkunde wahrgenommen haben sollte
(vgl. etwa BGH, Urt. v. 15.01.2004 - I ZR 196/01, NJW-RR 2004, 1362 f.). Die
ergänzende Stellungnahme des Privatgutachters der Beklagten ging erst kurz vor
dem Termin zur mündlichen Verhandlung beim Gericht ein. Eine weitere
schriftliche Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen war vor dem Termin
deshalb nicht einzuholen. Es war auch nicht geboten, den gerichtlichen
Sachverständigen im Termin ausdrücklich zu der ergänzenden Stellungnahme des
Privatgutachters zu befragen. Denn diese beschränkte sich auf Rechtsausführungen
und die Wiederholung von Argumenten, die schon im Ursprungsgutachten des
Privatgutachters enthalten waren und deshalb von dem gerichtlichen
Sachverständigen bereits in seiner ergänzenden Stellungnahme berücksichtigt
wurden. Im Übrigen konnte die Beklagte den gerichtlichen Sachverständigen im
Termin befragen.
2. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist auch, dass das Berufungsgericht
den Kläger hinsichtlich der Schleppkeillösung als Alleinerfinder ansieht.
Im Rahmen der ihm im Anschluss an das erste Revisionsurteil des Senats
obliegenden tatrichterlichen Feststellungen hat das Berufungsgericht ohne
Verfahrensfehler einen technischen Zusammenhang zwischen der Schleppkeillösung
und der maßgeblich auf den Zeugen J. zurückgehenden Federlösung verneint. Zudem
ist die Federlösung nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in den nach
dem Klageantrag allein maßgeblichen Rollenantriebseinheiten der Typen 2944 und
2955 nicht realisiert worden. Auf dieser Grundlage konnte das Berufungsgericht
ohne Rechtsfehler einen eventuellen Miterfinderanteil J. bei der Bestimmung
einer Vergütung des Klägers nur für die Schleppkeillösung außer Betracht lassen.
Denn es fehlt an einem schöpferischen Beitrag des Zeugen J. zu der Erfindung der
Schleppkeillösung (vgl. Sen.Urt. v. 19.06.2003 - X ZR 142/01, GRUR 2004, 50 -
Verkranzungsverfahren).
3. Rechtsfehlerhaft ist das Berufungsgericht jedoch davon ausgegangen, dass nach
dem Senatsurteil vom 17. Oktober 2000 die Verpflichtung der Beklagten zur
Zahlung einer Vergütung an den Kläger ohne Weiteres feststehe.
a) In seinem Urteil vom 17. Oktober 2000 hat der Senat ausgeführt, das
Berufungsgericht müsse prüfen, ob der Kläger durch die Vereinbarung vom 28. März
1990 (Anl. K 13) seine Erfindung - nach dem seinerzeit der revisionsrechtlichen
Beurteilung zugrunde zu legenden Sachverhalt seinen Anteil an der Erfindung -
auf die Beklagte übertragen habe und ob er dafür eine Vergütung gemäß § 612 Abs.
2 BGB verlangen könne. Der Senat hat jedoch hinzugefügt, die Vergütungspflicht
setze voraus, dass die Beteiligten im Dienstvertrag oder einer anderen
Vereinbarung keine abweichende Regelung getroffen haben. In diesem Zusammenhang
hat der Senat ausdrücklich auf sein Urteil vom 11. April 2000 (X ZR 185/97, GRUR
2000, 788 - Gleichstromsteuerschaltung) hingewiesen. Danach kann ein
Vergütungsanspruch gemäß § 612 Abs. 2 BGB etwa dann ausscheiden, wenn der
Geschäftsführer gerade mit dem Ziel entgeltlich beschäftigt wird, persönlich auf
Neuerungen hinzuarbeiten, die unter Umständen zu Schutzrechten führen. Die ihm
damit aufgegebene Prüfung der Vergütungspflicht hat das Berufungsgericht
unterlassen.
b) Das Berufungsgericht wird deshalb nunmehr zunächst festzustellen haben, ob
dem Kläger im Hinblick auf die ihm als Geschäftsführer im Anstellungsvertrag
oder durch eventuelle sonstige Vereinbarungen mit der Beklagten übertragenen
Aufgaben überhaupt ein Anspruch auf gesonderte Vergütung für die Erfindung
zusteht. Dazu bedarf es einer Prüfung und Auslegung des Geschäftsführervertrags.
Ergäbe sich daraus eine Pflicht des Klägers zur Übertragung seiner Erfindungen,
müsste festgestellt werden, ob die vereinbarten Geschäftsführerbezüge auch als
Vergütung für die Übertragung gezahlt werden sollten, so dass dem Kläger
insoweit keine weiteren Ansprüche zustehen könnten. Ergebnis der Auslegung
könnte aber auch sein, dass den Kläger keine Übertragungspflicht traf oder dass
die Übertragung zwar geschuldet, dafür aber keine Vergütung bestimmt war. Bei
diesem Auslegungsergebnis wäre der Erfahrungssatz zu beachten, dass ein Erfinder
sein Recht in der Regel nicht ohne angemessenen Ausgleich aufgeben wird (Sen.Urt.
v. 11.04.2006 - X ZR 139/03 - Schneidbrennerstromdüse, zur Veröffentlichung in
BGHZ vorgesehen; vgl. auch Sen.Urt. v. 21.12.2005 - X ZR 165/04, GRUR 2005, 401
- Zylinderrohr u. Urt. v. 11.04.2000 - X ZR 185/97, aaO, S. 789). Das würde
dafür sprechen, dass die Parteien jedenfalls von der Notwendigkeit einer solchen
Gegenleistung ausgegangen sind. Ob ein Geschäftsführer eine gesonderte Vergütung
für die Übertragung seiner Erfindungen auf das von ihm vertretene Unternehmen
verlangen kann, bedarf somit der Feststellung im Einzelfall unter Würdigung
aller tatsächlichen Umstände. Dabei streitet weder hierfür noch für das
Gegenteil eine tatsächliche Vermutung.
c) Sollte eine gesonderte Erfindervergütung für den Kläger nicht schon aufgrund
seines Geschäftsführervertrags ausgeschlossen sein, müsste das Berufungsgericht
sodann prüfen, ob und gegebenenfalls welche Bedeutung der Vereinbarung vom 28.
März 1990 (Anl. K 13) zukommt. Das Berufungsurteil erwähnt diese Vereinbarung
zwar im Tatbestand, geht auf sie in den Entscheidungsgründen jedoch nicht ein.
Das Berufungsgericht hätte dazu festzustellen, ob die Vereinbarung K 13 auch die
Übertragung der Rechte aus der Anmeldung des Patents umfasste und, sofern dies
der Fall gewesen sein sollte, inwiefern in dieser Vereinbarung eine
abschließende Regelung der Vergütung für die Übertragung getroffen wurde.
4. Sollte das Berufungsgericht danach zu dem Ergebnis kommen, dass dem Kläger
für die Erfindung eine Vergütung zusteht, die er bislang weder durch seine
Geschäftsführerbezüge noch aufgrund der Vereinbarung K 13 erhalten hat, so ist
auf Folgendes hinzuweisen:
a) Der Vergütungsanspruch eines Geschäftsführers für Erfindungen richtet sich,
sofern er nicht in seinem Dienstvertrag (§ 611 Abs. 1 BGB) oder anderweitig
ausdrücklich vertraglich geregelt ist, nach § 612 Abs. 2 BGB. Nach dieser
Vorschrift ist bei Fehlen einer Taxe grundsätzlich die übliche Vergütung
geschuldet. Die übliche Vergütung eines Geschäftsführererfinders lässt sich
allerdings entgegen der Revision weder anhand der Erfahrungswerte ihres
Privatgutachters noch aufgrund der langjährigen Entscheidungspraxis der
Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen
Patent- und Markenamt bestimmen. Denn es gibt schon keinen Erfahrungssatz, dass
die dem Privatgutachter aufgrund seiner Tätigkeit bekannt gewordenen
Sachverhalte einen Schluss darauf zulassen, welche Vergütung gewöhnlich gewährt
wird. Die Erfahrungen der Schiedsstelle beziehen sich nicht auf die Vergütung
von Geschäftsführererfindern, auf die es hier allein ankommt. Die Üblichkeit
einer Vergütung wird sich für Geschäftsführererfinder auch kaum über eine im
Markt verbreitete Berechnungsregel ergeben.
b) Ebensowenig wie im Werkvertrags- und Maklerrecht (vgl. Sen.Urt. v. 04.04.2006
- X ZR 122/05, zur Veröffentlichung vorgesehen - zum Werkvertragsrecht und BGHZ
94, 98, 102 zum Maklerrecht) wird bei der Übertragung einer Erfindung durch
einen Geschäftsführer jedoch ohne weiteres angenommen werden können, dass bei
Fehlen fester Vergütungssätze das Recht zur Bestimmung der Gegenleistung
einseitig dem Erfinder zustehen soll. Die hinsichtlich der Vergütungsregelung
bestehende Vertragslücke ist daher nicht durch einen Rückgriff auf § 316 BGB zu
schließen, der den Interessen der Parteien und ihrer Willensrichtung
typischerweise nicht entsprechen würde. Vielmehr ist es auch hier geboten,
vorrangig die Regeln über die ergänzende Vertragsauslegung heranzuziehen, wofür
die den Gegenstand der Leistung und die das Verhältnis der Parteien prägenden
Umstände maßgeblich sind (vgl. dazu Sen.Urt. v. 04.04.2006 - X ZR 122/05, aaO).
Das sind bei der Erfindervergütung des Geschäftsführers vor allem die
Ausgestaltung seiner Geschäftsführerstellung, wie Aufgabenkreis und vereinbarte
Geschäftsführerbezüge, sowie Umstände und Bedeutung der Erfindung. Es erscheint
naheliegend, dass redliche Vertragsparteien bei der Festlegung der Vergütung des
Geschäftsführererfinders mangels anderer Anknüpfungspunkte von der üblichen
Vergütung eines freien Erfinders ausgehen und sich dann fragen würden, ob und in
welchem Umfang die prägenden Umstände ihres Einzelfalls davon einen Abschlag
angemessen erscheinen lassen. Insbesondere die Geschäftsführerstellung in ihrer
konkreten Ausgestaltung im Einzelfall ist bei der Bestimmung der
Erfindervergütung angemessen zu berücksichtigen.
c) Dies lässt das Berufungsurteil vermissen. Es verweist insoweit lediglich auf
eine ergänzende Stellungnahme des gerichtlichen Sachverständigen. Darin habe
dieser eine betriebsbezogene Überprüfung der Vergütung vorgenommen und dadurch
sichergestellt, dass die Geschäftsführerstellung des Klägers in die Bemessung
der Vergütung einfließe. Ausweislich seiner vom Berufungsgericht in Bezug
genommenen ergänzenden Stellungnahme will der gerichtliche Sachverständige als
betriebsbezogene Umstände berücksichtigt haben, dass die Erfindung eine
Weiterentwicklung einer in dem Unternehmen bereits vorhandenen Ausführungsform
betrifft und vom Kläger im Rahmen von Entwicklungsarbeiten bei der Beklagten
gemacht wurde; ferner habe er frühere einschlägige Umsätze der Beklagten und die
aus einer alten Kundenbeziehung resultierende Auftragslage in seine Beurteilung
einbezogen. Dazu verweist der Sachverständige auf sein ursprüngliches
gerichtliches Gutachten. In diesem hat er jedoch die Vergütung berechnet, die im
Wege der Lizenzanalogie einem freien Erfinder gezahlt werden müsste. Die von ihm
in diesem Zusammenhang berücksichtigten Faktoren weisen keinen Bezug zu einer
Geschäftsführerstellung des Klägers auf. Vielmehr sind sie ausweislich des
Gutachtens bei jedem freien Erfinder zu berücksichtigen.
Es handelt sich um die auf S. 25 des Berufungsurteils aufgezählten
Gesichtspunkte (Verwertbarkeit der lizenzierten Erfindung in der Werbung,
Aufwand für die Einführung der Erfindung in die Serienfertigung,
Umsatzsteigerung dank der Erfindung, Rechtsbeständigkeit des Patents, durch das
Patent verliehene Monopolstellung auf dem relevanten Produktmarkt, aufgrund der
Erfindung erzielbare technische Vorteile sowie Schutzrechtskosten). Soweit das
Gutachten in diesem Zusammenhang auf die in der ergänzenden Stellungnahme des
Sachverständigen angeführten betriebsbezogenen Umstände abstellt, stehen diese
allesamt in keinem Zusammenhang zu der Geschäftsführerstellung des Klägers.
Vielmehr beeinflussen sie stets den Wert der Erfindung eines freien Erfinders.
Bei der Bestimmung der angemessenen Vergütung des Geschäftsführererfinders im
Wege ergänzender Vertragsauslegung sind aber auch die Gesichtspunkte zu
beachten, die den billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers
und des Arbeitnehmererfinders im Gesetz über Arbeitnehmererfindungen
herbeiführen. Insoweit gilt hier nichts anderes als bei der Billigkeitsprüfung
nach §§ 316, 315 Abs. 1 BGB (dazu Sen.Urt. v. 24.10.1989 - X ZR 58/88, GRUR
1990, 193 - Auto-Kindersitz).
Hierbei ist insbesondere von Bedeutung, ob und in welchem Umfang die
erfinderische Tätigkeit des Geschäftsführers an ein im Betrieb erkanntes
Bedürfnis, dort vorhandene Vorarbeiten oder laufende Projekte anknüpft und ob
und inwieweit für die erfinderische Tätigkeit betriebliche Mittel und
Einrichtungen benutzt wurden. So war nach dem Vortrag des Klägers eine
Reklamation des Hauptabnehmers A. Anlass für seine zur Schleppkeillösung
führenden Bemühungen. Auch wird ein Abschlag gegenüber der Vergütung eines
freien Erfinders regelmäßig geboten sein, wenn dem Geschäftsführer technische
Aufgaben, etwa die Leitung der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, übertragen
werden, während ein Abschlag nicht notwendig zu erfolgen hat, wenn der
Geschäftsführer eine rein kaufmännische Funktion hat und ausübt. Einem Abschlag
kann weiter entgegenstehen, wenn der Geschäftsführer zu einer Übertragung nicht
verpflichtet war und die Erfindung auf dem freien Markt hätte verwerten können.
d) Sollte sich aufgrund der neuen Verhandlung ergeben, dass eine im Sinne des §
632 Abs. 2 BGB übliche Vergütung nicht feststellbar und die danach bestehende
Vertragslücke auch durch ergänzende Vertragsauslegung nicht zu schließen ist,
stünde es dem Kläger zu, die Vergütung gemäß §§ 316, 315 Abs. 1 BGB nach
billigem Ermessen zu bestimmen. Eine Bestimmung der Vergütung hat der Kläger mit
seinem Klageantrag, in dem er die seiner Ansicht nach geschuldete
Erfindervergütung begehrt, getroffen. Das Berufungsgericht wird gegebenenfalls
zu prüfen haben, ob und inwieweit diese Vergütung der Billigkeit entspricht. Auf
die Leistungsklage des Klägers könnte es die als billig geschuldete Vergütung
zusprechen, ohne hierüber zunächst ein Gestaltungsurteil erlassen zu müssen
(vgl. BGHZ 41, 271, 280; BGH, Urt. v. 24.11.1995 - V ZR 174/94, NJW 1996, 1054;
Gottwald in MünchKomm. z. BGB, 4. Aufl., Bd. 2 a, § 315 Rdn. 46).
Die interessengerechte Wertung, die für die Billigkeitsprüfung der Vergütung
erforderlich ist, schließt es aus, den Geschäftsführererfinder ohne weiteres wie
einen freien Erfinder zu vergüten. Wie der Senat bereits entschieden hat, können
in die Billigkeitserwägungen nicht nur Gesichtspunkte einfließen, die für die
Bemessung einer angemessenen Lizenzgebühr eines freien Erfinders von Bedeutung
sind, sondern in gleicher Weise auch solche, auf die der Gesetzgeber im Rahmen
des ArbEG beim billigen Ausgleich zwischen den Interessen des Arbeitgebers und
des Arbeitnehmererfinders abgehoben hat, weil die Erfindung im Rahmen des
Betriebs mit Hilfe von betrieblichen Mitteln entstanden ist (Sen.Urt. v.
24.10.1989 - X ZR 58/88, aaO). Diese prägenden betriebsbezogenen Umstände wurden
bereits bei der ergänzenden Vertragsauslegung erörtert und sind auch in dem
durch eine Prüfung der Billigkeit gezogenen Rahmen relevant.
e) Für den Fall, dass das Berufungsgericht erneut eine Erfindervergütung für den
Kläger zu bestimmen hat, weist der Senat darauf hin, dass keine Bedenken dagegen
bestehen, hier den Sondervorrichtungsbau als relevante Branche für die
Ermittlung der üblichen Erfindervergütung eines Geschäftsführers anzusehen. Die
Revision vermag nicht darzulegen, warum nicht Sondervorrichtungsbau, sondern
Flugzeugbau die relevante Branche sei. Bei der Rollenantriebseinheit, für die
der patentgemäße Schleppkeil Verwendung findet, handelt es sich um eine in den
Frachtraum eines Flugzeugs eingebaute, besondere Ladevorrichtung. Es ist nicht
ersichtlich, inwiefern deren Ausgestaltung in relevanter Weise durch
flugtechnische Anforderungen beeinflusst werden könnte.
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